요약
선행발명에 마쿠쉬(Markush) 일반식으로 이론상 수억 가지에 달하는 화합물 범위가 개시되어 있고, 그 안에 이론상 포함되나 구체적으로 개시되지 않은 화합물(이 사건: 인자 Xa 억제제 아픽사반 등)을 청구하는 이른바 선택발명의 진보성을 판단할 때에도, 우선 통상의 기술자가 그 구성을 도출하는 것이 곤란한지를 살펴야 합니다. 원심이 효과 기재의 형식만 엄격히 들어 구성의 곤란성을 심리하지 않은 채 진보성을 부정한 것은 법리 오해·심리 미진에 해당한다고 보았습니다.
FBS 법리 정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| Function | 동일 약리(예: Xa 억제)를 공유해도, 약동학·병용 등 개선된 기능을 목표로 한 선택의 기술적 의의를 진보성 판단에 반영 |
| Behavior | 방대한 조합 중 특정 모핵·치환(예: 락탐 고리)을 고르는 행위가 선행발명에 동기·암시로 뒷받침되는지, 시행착오의 폭은 어느 정도인지 평가 |
| Structure | 상위개념 공지 + 하위 선택의 구조에서도, 복수 구성의 유기적 결합 전체의 곤란성과 특유 효과를 함께 고려. 효과는 ‘임의 선택’과 ‘곤란한 선택’을 가르는 표지가 될 수 있음 |
실무 시사점
- 명세서: 화학·의약 선택발명은 선행 마쿠쉬 대비 선택지의 규모·우선순위 부재·구조적 거리를 서술해 두면 진보성 방어에 유리합니다.
- 2024후10641 칼럼과의 연결: 사후적 분해·결합을 경계하는 법리와 맞물려, “이미 알고 있는 발명을 전제로 한 역추론”을 차단하는 논증을 함께 구성할 수 있습니다.
- 효과가 다투어질 때는 명세 기재 범위 안에서 출원일 이후 실험자료로 구체화·증명이 허용될 여지도 법리상 열립니다(판결요지 참조).
판시사항 (발췌)
[2] 선행발명에 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되기는 하나 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우, 진보성을 판단할 때 구성의 곤란성을 따져 보아야 하는지 여부(적극) 및 그 방법
판결요지
마쿠쉬 범위 내 미개시 화합물이라도 이론상 포함 가능한 화합물 수, 특정 화합물·치환기 선택의 사정·동기·암시, 구조적 유사성 등을 종합해 구성의 곤란성을 본 뒤, 효과의 현저성 등을 함께 고려해야 합니다. 원심이 구성의 곤란성을 따지지 않은 채 진보성을 부정한 데 법리오해·심리미진이 있다고 하여 원심을 파기하고 특허법원에 환송하였습니다. 전문은 대법원 판례 원문을 참고하시기 바랍니다.