요약
상표권자가 부여한 통상사용권의 설정을 등록하지 않은 통상사용권자는, 상표법 제100조 제1항 제1호의 「제3자」에 해당하여 통상사용권과 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 전용사용권자에게 대항하지 못합니다. 원심이 상표사용계약의 존속만으로 전용사용권 침해를 배척한 부분은, 통상사용권·전용사용권 관계에서 필요한 침해 심리를 누락한 법리 오해·심리 미진이 있다고 보아 전용사용권자 측 상고에 대해 파기·환송하였습니다. (상표권자 본인의 상고는 기각)
FBS 법리 정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| Function | 전용사용권의 독점적 사용 이익과, 미등록 통상사용권의 대외적 효력 한계를 조화시켜 분쟁 당사자 간 지위를 명확히 함 |
| Behavior | 통상사용권 설정 등록 여부가 제3자 대항과 직결. 전용사용권자는 등록된 독점 지위로 통상사용권자에게 우선 |
| Structure | 상표법 제95조 제3항(전용사용권)·제97조 제2항(통상사용권)·제100조 제1항 제1호(등록 대항력). 침해 판단은 표장·지정상품 동일·유사, 고의·과실, 손해 등으로 이어져야 함 |
실무 시사점
- 라이선스 체인: 통상사용권만 주고 끝내지 말고, 전용사용권·분쟁 가능성을 염두에 두고 등록·통지·계약 종료 조건을 설계하세요.
- 병행수입·위탁 판매 등 복수 채널에서 동일 상표를 쓸 때는, 누가 어떤 등록권원을 갖는지 먼저 정리한 뒤 광고·매장 표시를 맞추는 것이 안전합니다. (출처 혼동·부정경쟁 논의와도 맞닿음)
- 전용사용권자는 침해 주장 시 표장·상품의 동일·유사와 손해까지 실질적으로 심리되도록 청구취지·증빙을 구체화하세요.
판시사항 (발췌)
상표법 제100조 제1항 제1호에 따라 통상사용권의 설정이 등록되지 않은 경우, 통상사용권자가 제3자에게 대항할 수 있는지 여부(소극) 및 여기서 제3자의 의미(=통상사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람)
판결요지
전용사용권자는 설정 범위에서 등록상표 사용을 독점하고, 미등록 통상사용권자는 전용사용권자에게 대항하지 못한다는 법리 아래, 피고의 표장 사용이 전용사용권을 침해하는지 등을 심리했어야 하는데 원심이 이를 누락한 잘못이 있다고 보아 원고 2(전용사용권자)에 대한 원심은 파기·환송, 원고 1의 상고는 기각되었습니다. 전문은 대법원 판례 원문을 참고하시기 바랍니다.