서론: 특허권 형성의 본질
특허 출원 후 받는 '의견제출통지서(Office Action, OA)'에 당황하지 마세요. 이는 심사관이 발명에 대해 보내는 첫 번째 피드백이자, 더 강력한 특허를 만들기 위한 협상의 초대장입니다. 본 리포트는 거절 이유를 분석하고, 보정서와 의견서를 통해 심사관을 논리적으로 설득하는 '중간 사건' 대응 전략을 심층적으로 다룹니다.
1 거절결정 이후의 절차적 선택지
1차 대응에도 불구하고 거절결정등본을 송달받았다면, 포기하기 전에 다음 세 가지 전략적 카드를 검토해야 합니다.
Re-examination
명세서 또는 도면을 보정하여 제출하는 경우, 별도의 심판 청구 없이 심사관에게 다시 한번 심사를 받을 수 있는 가장 간편하고 경제적인 제도입니다.
Appeal
보정 없이 법리적 다툼이 필요하거나 재심사에서도 거절된 경우, 3인의 심판관 합의체에게 심사관의 판단이 적절했는지 다시 묻는 절차입니다.
Divisional Application
거절되지 않은 일부 청구항만 분리하여 별도로 출원하거나, 거절된 내용을 보완하여 새롭게 도전하는 전략적 제도입니다.
2 보정의 법리와 실무
신규사항 추가 금지 (New Matter)
보정은 반드시 '최초 출원서에 기재된 범위 내'에서 이루어져야 합니다. 새로운 내용을 추가하면 그 자체로 또 다른 거절 이유가 됩니다.
3 의견서 작성 논리
심사관의 거절 논리를 파훼하기 위해 주로 사용되는 세 가지 핵심 논리입니다.
구성의 곤란성 (Difficulty)
선행 기술들을 단순히 결합하는 것만으로는 우리 발명의 구성을 도출해내기 어렵다는 점을 주장합니다. (기술 분야의 상이성 등)
효과의 현저성 (Remarkable Effect)
구성의 차이는 미미하더라도, 그로 인해 발생하는 효과(수율 증가, 속도 개선 등)가 예측할 수 없을 정도로 뛰어나다는 점을 데이터로 증명합니다.
사후적 고찰 (Hindsight Bias) 배제
"심사관님은 이미 완성된 우리 발명을 보고 나서 선행 기술을 끼워 맞추고 있습니다"라는 논리로, 발명 당시의 기술 수준을 기준으로 판단해야 함을 강조합니다.
4 기술 분야별 특화 대응
| 분야 | 핵심 대응 전략 |
|---|---|
| 화학/바이오 | 실험 데이터 필수: 효과의 현저성을 입증할 비교 실험 데이터를 의견서에 포함하거나 추가 제출해야 합니다. (선택 발명 등) |
| 기계/장치 | 구조적 결합: 구성요소들의 유기적인 결합 관계와 그로 인한 작동 원리의 특이성을 시각적(도면)으로 강조합니다. |
| SW/BM | 하드웨어 결합: 단순한 알고리즘이 아니라, 구체적인 하드웨어 자원을 이용하여 정보처리가 수행됨을 명확히 해야 합니다. |
결론: 성공적인 등록을 위한 체크리스트
중간 사건 대응은 특허의 운명을 가르는 결정적인 단계입니다. 심사관의 의도를 정확히 파악하고, 무리한 고집보다는 전략적인 권리 범위 조정을 통해 '등록'이라는 실리를 챙기세요.